从一起注册商标无效案看商标转让的风险防范

转让商标有风险吗？本期华贸硅谷·知产动态由北京市华贸硅谷律师事务所合伙人黄桂林律师，结合一起注册商标无效案为您讲解商标转让的风险防范。

一、案情概述

甲公司在煤气灶行业注册了A商标，并已拥有一定知名度。乙公司申请注册了A’商标，并获准注册。随后，丙公司主动联系乙公司将A’商标受让，并通过国家知识产权局核准。在核准通过两年后，乙公司已经做到了一定规模，占据了一定的市场份额，甲公司提起注册商标无效之诉。

对此丙公司认为，其与乙公司签订商标转让合同并已付转让款，且受让商标为注册商标，商标的效力应当处于稳定状态。另外，该商标转让经过了国家知识产权局核准公告，且已经合法使用了两年，丙公司在该商标转让过程中投入了大量的人力物力，因此丙公司主张符合善意取得的规定，可以以善意取得为由来抗辩，获得该注册商标的专用权。

国家知识产权局对于以上丙公司的抗辩理由不予认可。且乙公司除了申请诉争商标以外，申请的其他两个注册商标都与行业中某知名商标近似，国家知识产权局认为乙公司的行为属于不以使用为目的的恶意注册商标行为，属于不正当的商标注册行为，最终受让商标被宣告无效。

二、案情分析

一、案件中善意取得抗辩不适用的原因分析

首先，本案无法直接适用善意取得制度。

善意取得是民法上的一般制度，解决的是动产或不动产的所有权归属问题。民法典第311条确立了我国的善意取得制度，其中明确规定善意取得的适用对象为动产或不动产。然而，商标等新型财产权益与传统民法物权在法律性质上有较大差异，无法归属于前述条款所称“动产或不动产”，在商标领域主张善意取得抗辩是基本法律概念上的混淆。

其次，就商标法的立法意图而言，本案亦无法类推适用传统民法上的善意取得制度。

一方面，作为无形资产的商标保护的是经营者的商业信誉与商品声誉；另一方面，对一般消费者来说，商标发挥着标示来源、指导选购与保障质量的功能，帮助其区分开市场上不同生产者/经营者的商品与服务。商标区别于传统民法物权的特殊之处在于，无论受让人是否为善意，其对商标的不法使用都将造成消费者对产源的混淆或者误认，不仅会损害相关商标权人的利益，也会扰乱现有的公共秩序。因此，受让人是否善意就不那么重要了。

再者，就本案而言，丙公司的受让行为也难言构成“善意”。

如前所述，甲公司在煤气灶行业注册的A商标已经具有一定知名度，而乙公司申请注册的A’商标与其近似。丙公司在家用电器领域经营着类似的业务，可以推定其对行业中已有知名度的在先商标有所了解。此种情形下，丙公司仍然主动联系乙公司受让商标，无法达到民法中的“善意”标准。

从以上三个层面加以考察，本案中的善意取得抗辩不成立。

本案中，乙公司除诉争商标外的其他两个注册商标都与行业中某知名商标近似， 国家知识产权局结合这一因素，认定乙公司的注册行为属于以不正当手段取得注册的情形，扰乱了商标注册、使用和管理的正常秩序，因此，适用商标法第44条第一款的规定是合理的。

二、大量的在先司法判例也不支持将善意取得作为商标无效的抗辩理由

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第7.4条与第17.3条第1项规定了商标受让人的善意取得抗辩不足以对抗违反商标法的商标注册无效的认定。

相关法条：

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第7.4条规定，诉争商标的申请注册违反商标法相关规定的，诉争商标的申请人或者注册人仅以其受让该商标不存在过错为由主张诉争商标应予核准注册或者维持有效的，不予支持。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第17.3条第1项规定，具有下列情形之一的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的以其他不正当手段取得注册：（1）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的。

笔者摘录了两例与该问题相关的司法案例以明确上述司法解释的立场（见下表）。以下两个案件中法院均认为受让人是否善意取得该受让商标与原商标的效力认定无关。

三、律师建议

结合具体经手案件，笔者对商标转让过程中受让商标因违反商标法的规定被认定无效，受让人不能以善意取得作为抗辩事由作了法理分析。我们就公司在商标注册申请与转让过程中可能出现的问题提出以下两点建议：

第一，市场主体要恪守诚实守信的商业道德底线，杜绝任何搭便车的侥幸心理。

商标注册申请、使用、转让的各个环节，都要主动自觉遵守商标法倡导的公平竞争的理念和精神，不能违反商标法的规定。

第二，在商标转让环节，商标受让方要聘请专业律师做好尽调工作。

商标转让仅通过了国家知识产权局的核准是不够的，还要深入了解原商标注册人的商标注册历史和商标使用情况，避免出现不以使用为目的的大量囤积商标行为，也避免出现商标法第44条1款所规定的其他不正当手段申请注册商标的情形，以及可能存在商标法第45条所规定的可能被宣告无效的各种情形。只有这样，才能确保在商标转让成功后，带来积极稳定可期待的商业利益。