中伦文德昆明知识产权团队解读华大基因获赔22亿专利诉讼案

1、案件介绍

因美纳Illumina（以下简称“Illumina”）于1998年成立于美国加利福尼亚州的圣迭戈，是世界上最大的基因组测序公司，华大基因BGI Genomics（以下简称“华大”）排在世界第三位。

Illumina此前是华大的供应商，2010年华大一次性采购了128台因美纳Illumina的二代测序仪，控制了全球近一半的测序能力，并开始通过成本优势冲击基因测序服务市场，故Illumina开始上调配套实际价格遏制华大，为摆脱不利处境，华大于2013年收购美国公司Complete Genomics Inc.（以下简称“CGI”），开始开发自己基因测序仪。

在基因测序仪领域，Illumina拥有绝对的霸主地位。前瞻产业研究院整理数据显示，目前Illumina占据基因测序仪全球市场份额高达83.9%。为维持自己的地位，长期以来Illumina频繁向全球各地的竞争对手发起专利诉讼，被业内不少人称为“专利诉讼专业户”，华大只是Illumina全球众多诉讼对象中的一个。

自2019年开始，Illumina分别在美国、欧洲、中国香港等20个国家和地区起诉华大专利侵权，华大也不甘示弱，反诉Illumina侵权。双方的专利诉讼旷日持久，部分诉讼华大败诉，相关产品被禁售，一些诉讼被驳回，还有一些诉讼还在审理中。

（1）华大子公司CGI诉Illumina

该起诉讼案始于2019年5月，华大美国子公司CGI向美国特拉华州地区法院提起诉讼，起诉国际基因测序巨头Illumina侵犯了CGI的two-color测序专利。其中，该涉案专利的美国专利号是US9222132B2- Methods and compositions for efficient base calling in sequencing reactions(简称“132专利”)，这项专利是华大专有的two-color测序专利，是实现高通量、高质量测序的核心技术之一，也是华大DNBSEQTM测序技术中的关键技术。

华大称Illumina公司包括NovaSeq 6000、NextSeq 系列、MiniSeq在内的多款基因测序仪及相关试剂均涉嫌侵犯该专利。华大在诉求中要求Illumina停止侵权，同时申请了永久禁令，要求后者立即停止销售上述侵权的产品，并且赔偿损失。

Illumina于2019年7月25日提起反诉，主张华大侵犯其三项美国专利权：

US9217178B2- Method of nucleotide detection；

US9303290B2- Method of nucleotide detection

US9970055B2- Method of nucleotide detection。

2020年7月，CGI修改了诉状，增加了一项当年5月发布的专利，该增加专利的美国专利号是US10662473B2- Methods and compositions for efficient base calling in sequencing reactions(简称“473专利”)，该473专利与132专利涵盖了同样的技术，和132专利有相同的保护期。

2022年5月6日，美国特拉华州法院针对对CGI诉Illumina专利侵权案，及Illumina对CGI US、华大智造和美洲智造的反诉讼案，陪审团做出如下判决：

1. Illumina故意侵犯华大的“双色测序技术（Two-color sequencing technology）”专利权。

2. Illumina反诉中提起专利无效审查，主张华大专利应该全部无效。

3. 华大获得3.34亿美元赔偿。

（2）Illumina诉华大

Illumina于2019年6月27日主张华大推出的StandardMPS测序技术侵犯了其专利权，所涉及的美国专利号为US7566537B2-Labelled nucleotides、和US9410200B2。

2020年初，Illumina再次提起诉讼，指控华大推出的CoolMPS?测序技术侵犯了其美国专利US7541444B2- Modified nucleotides 和US7771973B2- Modified nucleotides。

2022年3月27日，Illumina在美诉讼华大及其他涉案实体专利侵权诉讼案有了初步结果，美国加州北部地区法院陪审团裁定：Illumina专利号US7541444B2专利被裁定无效；但同时判决华大侵犯了Illumina的部分专利权；判决华大赔偿Illumina800万美元的赔偿金。

同时该美国地区法官William Orrick同意禁止华大基因在美国销售其CoolMPS测序产品，直到Illumina的专利在2022年8月到期。法院还拒绝了华大基因对两个公司的专利案进行新审判的请求，并驳回了华大基因的论点，即华大基因认为Illumina对华大基因与中国的关系使用了“煽动性语言”来使陪审团产生偏见。法院也拒绝了Illumina提高赔偿金和律师费的要求。

2、涉诉专利

（1）Complete Genomics, Inc. vs Illumina, Inc.

（2）Illumina, Inc. vs BGI Genomics Co., Ltd.

3、华大基因被诉侵权专利

2021年11月30日作出裁决，认定Illumina专利第7,541,444号的权利要求1和权利要求3以及专利第10,480,025号的权利要求1无效。

同时，陪审团认定专利第7,771,973号的权利要求1和权利要求13、专利第7,566,537号的权利要求1、权利要求4和权利要求6以及专利第9,410,200号的权利要求11和权利要求19有效，华大基因构成侵权。

4、华大涉诉专利

诉讼涉及的两项专利分别是华大智造子公司CGI在2015年和2018年申请的，最早优先权文件是2008年和2009年提交的，专利号为US9222132与US10662473，这两项专利属于同一个专利家族，主题为“测序反应中有效碱基调用的方法和组合物”，可以提高基因测序效率。

5、双方的律师背景

华大：Young Conaway Stargatt & Taylor LLP和Quinn Emanuel

Illumina：Ashby & Geddes PA和Weil， Gotshal & Manges LLP

（1）Young Conaway Stargatt & Taylor LLP

Young Conaway Stargatt & Taylor LLP是特拉华州的第二大律师事务所，其破产重组、企业咨询和诉讼业务在当地名列前茅，并吸引了一批来自公司企业、各州政府、股东和个人的地方、国家和国际客户。Young Conaway Stargatt & Taylor LLP专长于破产重组业务，同时不断精进公司诉讼和咨询业务，主要服务于公司企业的现任董事会成员、高级职员和其他受委托人。Young Conaway Stargatt & Taylor LLP的业务范围还包括知识产权诉讼服务、一般商业纠纷、保险纠纷、环境纠纷、集体侵权纠纷和证券纠纷。

（2）昆鹰（Quinn Emanuel）律师事务所

昆鹰（Quinn Emanuel）律师事务所是一家拥有超过875位律师，200多位合伙人，29家全球办公室的商业诉讼律师事务所，致力于商事诉讼与仲裁。昆鹰（Quinn Emanuel）律师事务所以 PPP（合伙人平均利润）全美排名第二而闻名于世，仅次于以非诉业务为本的 Watchtell 。曾代理过2600多起案件，胜诉率高达88%，为原告当事人赢得超过510亿美元的赔偿金。

（3）Ashby & Geddes PA

Ashby & Geddes PA以商业咨询、公司重组、知识产权和诉讼而闻名。Ashby & Geddes PA曾为世界财富500强企业和各类个人用户提供服务，它的公司重组和破产客户包括债务人、委员会、买家、重要债权人和各类案件中的利益相关方。Ashby & Geddes PA知识产权团队在广泛的知识产权问题范围内为合作律师和客户提供咨询，其成员在特拉华州地区的一些大型国际公司的知识产权诉讼中担任特拉华州法律顾问，进行起诉和辩护。同时还为当地、国内和国际客户提供与特拉华州商业实体成立和商业交易结束相关的交易和意见服务。

（4）Weil,Gotshal & Manges LLP

Weil,Gotshal & Manges LLP总部位于美国纽约市，是一家美国国际律师事务所，拥有1000多名律师。根据美国律师协会AmLaw 100调查，Weil,Gotshal & Manges是全球最赚钱的律师事务所之一，年总收入超过11亿美元。Weil,Gotshal & Manges于1931年由Frank Weil，Sylvan Gotshal和Horace Manges在美国纽约成立，成立以来一直为最大的上市公司、私募股权公司和金融机构提供法律服务。

案件启示

1、华大基因解决了Illumina未解决的基因测序技术大规模商业应用的问题，将高昂的成本降低到普通老百姓能够接受的价格，所收购CGI及其专利发挥了极大的作用。

2、能够全球应用的高价值发明的获得非常难，把技术插上专利和商业的翅膀需要非常专业的服务，该案专利权利要求的布局非常之高，把复杂的基因测序专利写了具有22亿的价值，精髓集中体现在如下权利要求：

3、美国知识产权诉讼成本高昂的同时，也有高昂的赔偿作为支撑。通常美国很多专利诉讼律师收费会在100万美元以上。

华大基因该系列案件侵权诉讼、无效程序由美国顶尖的Quinn Emanuel律所代理，如果加上全球各国的诉讼，该系列案件的诉讼成本和国内相比，可能是天价。当然，3.39亿美元的赔偿也创下了中国企业在美诉讼获赔的最高记录。

4、该案通过收购获得境外企业基础专利的扩张模式给中国高科技企业境外投资并购很多启示。该案背后的知识产权运作，收购方和被收购方关于专利价值、涉诉、维权、无效等做了非常充分的考量，对华大最终商业上的成功、维护上市公司稳定，发挥了巨大的作用。

中伦文德昆明律师事务所知识产权部

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