一位女律师对知识产权的执着与坚守——访大成律师事务所高级合伙人顿明月律师

坚持日月珠、豁见沧江长，一位女律师对知识产权的执着与坚守

——访大成律师事务所高级合伙人、中国区知识产权与科技专业组领导人顿明月律师

编者：

中国自加入世贸组织（WTO）后，知识产权越来越受到重视，与之相关的纠纷案件频发的同时，国人对知识产权的关注度也才越来越多。知识产权既是一个国家的战略，又是一个企业安身立命之本，是企业夯实和提高国际竞争力的核心要素。所以，在经济全球化的今天，我们既要做好知识产权保护、预防工作，又要善于使用知识产权这个武器，打击侵权假冒行为，维护自身的市场地位。当然，知识产权的保护、预防与维护是一项庞大的系统工程，不能一蹴而就，尤其在各类纠纷案件中，几乎每一个案件都是一场旷日持久的“没有硝烟的战争”，这就需要我们从事知识产权保护工作的人在具备专业知识、技能的同时，还要拥有丰富的维权经验和智慧。笔者以为，在这场“没有硝烟的战争”中，如果我们能够从中看到知识产权的重要，用知识产权武装自己，使自己在市场竞争中始终处于有利地位，那么我们就会成为赢家。

在中国律师界有这样一位女律师，现担任着全球最大律所——大成律师事务所高级合伙人、中国区知识产权与科技专业组的领导人，她就是顿明月，九十年代初期即踏入知识产权这个在当时人们还不太重视的领域，一直坚守至今，并在业界拥有了相当的影响力，我们从其担任的社会职务中即可见一斑。

作家格拉德威尔在《异类》一书中指出：“人们眼中的天才之所以卓越非凡，并非天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。1万小时的锤炼是任何人从平凡变成世界级大师的必要条件。”他将此称为“一万小时定律”。即要成为某个领域的专家，需要10000个小时，按此比例计算就是如果每天工作八个小时，一周工作五天，那么成为一个领域的专家至少需要五年。而顿明月律师扎根知识产权已有二十多个年，若将在诸多棘手案件中无数个加班加点、挑灯夜战的时间计入，这可就是数个“一万小时定律”！从青葱岁月到不惑之年，一路走来，虽历经风雨，但她一直始终如一的坚持和坚守着。也正是由于她一直以来的坚持和坚守，使她在知识产权领域积累了极其丰富的工作经验，在重大、复杂的知识产权纠纷案件中能够为客户找出最为有利的解决方案，为埃克森美孚、宾夕法尼亚大学、摩托罗拉等跨国企业在中国成功解决知识产权纠纷，受到客户的高度认可。

今天就让我们走近顿明月律师，从她的心路历程、执业生涯中去感知知识产权的重要吧。

顿明月 律师

大成律师事务所高级合伙人、中国区知识产权与科技专业组领导人；第十届北京市律师协会商标法律专业委员会委员；中国反侵权假冒创新战略联盟副理事长；国际商标协会反假冒委员会中国分会委员；国际技术转移协作网络知识产权专家，中国当代优秀律师（2014年法律出版社），2017年度最佳商标诉讼律师（北京强国知识产权研究院）。

教育背景

1988年9月至1992年7月，北京工商大学法律系；1998年9月至1999年12月，英国爱丁堡大学；2008年8月至2009年7月，美国密西根州立大学访问学者。

工作经历

1992年7月至1993年11月，北京市国营西郊农场二分场；1993年11月至1997年7月，北京永新专利商标代理有限公司；1997年7月至1998年8月，北京中科专利商标代理有限公司；2000年3月至2003年1月，隆天国际专利商标代理有限公司；2003年2月至2009年10月，北京市合川律师事务所（兼香港高露云律师行顾问）；2009年11月至今，北京市大成律师事务所。

相关资质

律师资格、商标代理人资格。

专业领域

知识产权侵权的民事诉讼、刑事诉讼和行政查处；商标申请、异议、无效；版权登记；与知识产权有关的行政诉讼；知识产权海关备案与保护；域名争议解决；涉外仲裁。

专业经历

顿明月律师专注于知识产权司法保护和行政保护。她自1993年进入中国知名的永新专利商标代理有限公司开始从事知识产权业务。二十几年来，顿明月律师涉足知识产权侵权诉讼、知识产权行政保护、海关保护、商标申请、专利申请、版权登记、域名保护等知识产权保护的各项工作，积累了丰富的经验。她曾经代表多家著名跨国公司在中国法院通过诉讼来维护其知识产权，并且在大多数案件中胜诉。她代理的一些案件判决书被中国知识产权裁判文书网和其他专业法律网站收录。她组织了上百件知识产权查处行动，即通过向行政机关投诉来查扣侵权货物，有效制止了侵权行为。由于在知识产权维权过程中经常会涉及商标异议/撤销和专利无效纠纷，她也处理了大量的行政复议或行政诉讼案件。她还办理了诸多海关知识产权备案，并处理有关海关采取边境措施的案件。此外，她也办理了大量域名争议案件，在绝大多数案件中帮助客户索回了域名。

顿明月律师的特点是善于根据客户需求提出创造性的解决方案。例如，在她代理的中国社会科学出版社与英国费德里克·沃恩公司关于“彼得兔的故事”商标权纠纷中，她创新性地提出“确认不侵权之诉”，使该案成为中国第一例确认不侵犯商标权诉讼的案例。她代表的西班牙Cide Sport公司与耐克公司的出口商品商标侵权案，也是中国第一例有关OEM商标纠纷的诉讼案件。此外，她代表美国贺曼贺卡公司办理的有关“贺曼”商标权纠纷案，在客户处于极为被动的处境时，为客户想方设法找到关键证据，从而使客户在该系列案中彻底扭转局面，取得商标权属纠纷和侵权纠纷的全面胜诉。对于一些客户无法通过法律渠道索回商标权或其他知识产权的案件，她也往往能够通过商业谈判或其他替代方式为客户解决问题。 

经典诉讼案例

埃克森美孚公司诉美孚国际石油集团有限公司不正当竞争案；美国雪佛龙公司诉济南加德士润滑油公司不正当竞争案；美国彭博有限合伙公司（即彭博新闻社）诉上海澎博财经资讯有限公司不正当竞争案；法国轩尼诗公司诉珠海橡木桶贸易有限公司商标侵权案；美国贺曼公司与杨林商标争议案和商标侵权案；英国费德里克·沃恩公司与中国社科出版社商标侵权案；美国耐克公司与西班牙Cide Sports公司商标侵权案；阿迪达斯公司诉北京物美大卖场商标侵权案；摩托罗拉商标控股有限公司诉陈晓庆等商标侵权刑事诉讼和民事诉讼案；北京联想调频有限公司与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司侵犯信息网络传播权民事诉讼案等。

学术著作

《如何保护你的品牌》（合著），香港贸易发展局，2005年；An Easy Way to Detect Infringement of Your IPRs – China’s Border Measures, BRIEFS of Ingham Bar Association, 2009年4月；《关于陷阱购买证据可采性条件的法律思考》，中国知识产权，2007年6月；《关于建立国有知识产权库的构想》，中国律师，2007年8月；《彼得兔系列图书商标侵权争议案相关法律问题探讨》，首都律师，2004年1月 ；《对我国商标侵权判定标准的思考》，中华商标，2003年3月；《浅谈知识产权海关保护中的问题》，中国知识产权报，2003年7月8日；《涉外定牌加工中的商标侵权问题》《制冷与空调》 2014年07期。

工作语言

中文/英文。

印象

作为全球最大律所高级合伙人的顿明月律师，几乎对所有关于知识产权保护的事项及纠纷问题皆能泰然自若、从容以对，面对既有成就和笔者盛赞她也总是淡然置之。顿明月律师自谦道：“曾经我也因觉得这个专业确实太窄了，有过放下转战其他领域的想法，但或许是因为喜欢，也或许是因为觉得自己更适合做知识产权，就这样一直坚持了下来，再后来，就是因为由那么多客户的信赖也就放不下了”。

笔者以为，这应是其在知识产权领域扎根多年所达到的一种境界——历经千帆，处变不惊。笔者与其交流后深有感怀：唯有心如止水，方能沉下心来努力求索；唯有目标坚定、矢志不渝，方可安身立命事业有成。而顿明月律师总是用平和、理性、执着的心态对待工作和生活。对待友人至诚至善；对待客户坚守责任与忠诚，笔者与之畅谈亦深感愉悦。

栉风沐雨二十载，砥砺前行铸辉煌；落花无言淡如菊，情似明月照吾心。这或许就是我所认识的顿明月律师吧。

扎根知识产权，在知识产权保护工作中努力求索

顿明月律师于1992年毕业于北京一所高校的法律系。毕业之初，顿明月被分配到北京市国营西郊农场二分场工作，全程参与了农场内一家中外合资企业的筹建、设立等工作，而一直有着法律情怀的她始终想从事与法律紧密相关的工作。1993年，正赶上永新专利商标代理公司招聘新人，年轻的顿明月立即递交了简历并被永新聘用，进入永新专利商标代理公司负责专利流程管理工作。可能现在看来做专利流程管理对于一个法科生来说是有些大材小用、简单和乏味了，但正是这样在他人看来枯燥的工作，顿明月却积累了的丰富的经验并在专利、商标领域打下了坚实的基础。翌年，顿明月进入法律部负责行政查处和知识产权维权工作，她的梦想也在司法实践中默默前行着。从永新到中科、隆天国际，再到高露云和大成律师事务所，顿明月一直都执着地从事知识产权保护与维权工作，随着岁月的积淀，知识产权工作似乎已在她的心里扎下了根，融入了她的灵魂和血脉。

90年代末，她从海外朋友处获悉英国爱丁堡大学（英国顶尖学府，世界二十强顶尖大学，位于英国苏格兰首府爱丁堡市，创建于1583年，是英语国家中第六古老的大学。据悉爱丁堡大学是苏格兰大学中入学竞争最激烈、申请难度最高的大学之一，录取率仅为8%-10%左右）正在招法学硕士研究生，一直想走出国门进修的顿明月立即报考并顺利通过，遂踏上了欧洲求学之旅。一年多的学习与沉淀，顿明月开阔了国际视野，同时对知识产权保护工作有了更深刻的认识。毕业后她在一家外国律师事务所工作数月后，即转到隆天国际专利商标代理公司工作，此后又到香港高露云律师事务所继续从事知识产权保护工作。2008年，顿明月受邀到美国密西根州立大学做了一年访问学者，一边学习，一边自驾游历，享受着短暂的闲暇与静谧。2009年，大成律师事务所全球化布局起航，亟需拥有国际知识产权保护工作经验的人才，顿明月遂回国加盟至今。

“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛”，这也是我们在详细了解顿明月律师后的感受。顿明月律师平和而友善，与之对话令人如沐春风。在讲述其处理的各种重大复杂案件时，顿明月律师貌似波澜不惊，但实际上这些案件都凝结了其出色的智慧和不懈的努力。下面是对她办理过的几个案件的简单回顾，也非常感谢顿明月律师的无私分享。

中国第一例有关OEM（定牌加工）商标纠纷诉讼案——西班牙Cide Sport公司与耐克公司出口商品商标侵权案

“NIKE”几乎在全球各个国家都做了商标注册，但唯独在西班牙没有注册，缘由是西班牙Cide Sports公司在美国耐克公司的“NIKE”商标注册数十年前，已经在本国做了该商标。我国加入WTO后，诸多经济发达国家看到我国劳动力成本低廉的优势，纷纷到中国下订单生产各种商品，并销往世界各地，即OEM（定牌加工）生产。2000年8月，西班牙Cide Sports公司也到我国浙江下了订单，然而当西班牙Cide Sports公司代工生产的产品将在深圳出口运回西班牙时，却被海关以侵犯“NIKE”产品商标权为由予以扣押（“NIKE”在海关有商标备案）。后由于深圳海关无法做出是否侵权的决定，美国耐克公司将案件诉至深圳市中级人民法院请求判令侵权。在该案中，顿明月律师多次强调涉案商品由于出口至西班牙，而收货人CIDESPORT公司在该国拥有商标注册，所以CIDESPORT公司和加工厂的行为并未造成任何消费者混淆或者误认，也没有对美国耐克公司造成任何实际或可能的损害。可惜，当时合议庭仅仅根据地域性原则，判定“原告取得N1KE商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。” 该判决未对商标法理论进行任何探讨，僵化地适用《商标法》的规定，后来引起了很多方面的质疑。顿明月律师因此著文深入阐述了这类案件的法律理论，她还根据TRIPS规定，在文章中对于中国在进口环节采取海关保护措施的合理性提出质疑。她的意见被其他学者和律师大量引用，对后来这类案件的处理起到一定的引领和启发作用。 

在上述案件判决后，多年来涉及定牌加工的商标侵权纠纷不断发生，各地法院的判决却很不一致。海关和法院在遇到这一问题时采取了不同的做法 ，有些认为“定牌加工”商品属于侵权商品，有些认为不属于侵权商品。各地海关和法院的不同裁判造成外界认为我国司法不统一，而企业在这一问题上又感到无法可依。在这种混乱的情况下，只有最高人民法院的判决才可以起到拨云见日的作用。 

2016年，最高人民法院在一起“PRETUL”侵害商标权纠纷案件做出终审判决。在该案中民事判决书中最高人民法院认为：亚环公司根据储伯公司委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”商标相关标识的行为，不属于商标法意义上的商标使用，不构成对莱斯公司“PRETUL及椭圆图形”商标的侵犯。

最高人民法院的理论依据为：在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

此次最高法院对“PRETUL”案的最终判决，对定牌加工同类案件今后的判决具有重大意义，可谓一锤定音。最高法院的上述判决回应了顿明月等律师一直以来的呼声，从法学理论的高度对这类案件进行论证，通过严密的逻辑推理，得出定牌加工不构成商标侵权的结论。顿明月律师对这一判决也非常欣慰，其十几年来对这类案件的鼓与呼终于有了结果。从这类案件中笔者也看到，顿明月律师多年来对于知识产权的坚守和对推动中国司法进程做出的努力。

中国首例商标确认不侵权之诉 ——彼得兔系列图书商标侵权争议案

中国社会科学出版社（简称社科出版社）于2003年4月出版了一套“彼得兔系列”丛书，在丛书的作品名称及封面、插图上使用了“彼得兔”、“本杰明的兔子”等文字及绘图。该系列图书原作者毕翠克丝·波特1943年去世，截止1993年，根据中国《著作权法》规定，其著作自1994年1月1日起即进入公有领域。而2003年5月中旬，英国费德里克·沃恩公司（简称沃恩公司）却向社科出版社的经销商发函，并向工商机关投诉指控社科出版社侵犯了沃恩公司的注册商标专用权。所有图书下架，又面临工商处罚，损失不可估量。在其他法律途径已经无路可走的境况下，社科出版社向顿明月律师所在的律师事务所寻求法律帮助，律师事务所指定顿明月律师作为该案的代理律师。顿明月律师在深入了解案件情况后，深觉案件非常棘手，如果不及时制止权利人利用工商机关查处及给经销商发律师函等这种滥用维权的行为，委托方的损失将更大。顿明月律师提出要先于对方提起诉讼，即提起确认社科出版社没有侵犯沃恩公司商标权之诉，然而在我国当时的司法实践中，这种被控商标侵权人先行起诉的案例还未曾有过可以参照的范例。

该案也成为我国首例请求确认不侵犯商标权的案件，引起了司法界人士的重视，同时由于其中涉及到商标权和已进入共有领域的文学美术作品的正当使用的冲突，该案也引起了我国出版界和媒体界的广泛关注。顿明月律师道：我国传统的诉讼制度是当权利人受到侵害时可以选择适当途径制止侵权，例如商标权人可以向工商机关投诉或向法院起诉，要求侵权方停止侵权、赔礼道歉、赔偿损失。作为市场竞争策略，权利人还经常通过向对方或者对方的经销商发律师函或者警告的方式阻止对方的商品进入市场，可以说，中国法律给予了权利人比较广泛的途径来实现自己的权利。但相比之下，却鲜有法律条文规定对被控侵权方的法律救济。即使权利人滥用权利，被控侵权方一般也是等到权利人起诉后才能提起反诉，要求权利人对滥用权利给其造成的损失予以赔偿。如果权利人没有选择起诉，而是通过警告信或者其他方式干扰被控侵权方的产品销售，被控侵权方往往处于一种极为被动的状态中，他们既不知对方何时起诉，也难以对自己的行为是否合法作出准确判断。这种权利的不确定状态无疑会对被控侵权方可能的合法经营造成损害。通过对该案争议所涉事实的调查，我们看到，社科出版社在彼得兔系列图书中使用彼得兔及绘图未构成对沃恩公司的商标侵权，但由于沃恩公司的投诉，致使社科出版社被置于商标侵权的潜在被告威胁中，同时社科出版社被迫中止对彼得兔系列图书的发行销售，损失已经造成，如按以往常惯做法，只能等待沃恩公司向法院起诉或者工商机关做出决定，再进行抗辩，不仅在抗辩程序上将增加时间及资金成本，而且即便最终赢得法律上的胜诉，却很可能已失去了市场。

一审法院采纳顿明月律师大部分观点，认定社科出版社在图书封面、正文内容方面不属于商标侵权，仅确认在书脊和页脚位置印有的“彼得兔”图形为商标侵权，一审获得部分胜诉。二审期间，顿明月律师离开北京市合川律师事务所，该案交由其他律师继续代理。顿明月律师作为该案社科出版社的代理律师，同时对该案涉及的相关法律问题和观点也发表文章进行探讨，引起法律界、出版界专家、学者们的高度重视和研究，对推动我国相关法律制度的建设和完善起到了极大的重要作用。经过十几年的发展，确认不侵权之诉不仅在司实践中获得长足的进展，而且在最高法院司法解释以及民事案件案由规定里都有所确立其“操作标准”。应该说，该案的意义已经超出了案件本身，也为后来最高人民法院对在何种情况下可提确认不侵权之诉司法解释的出台打下了理论基础。该案对我国知识产权确认商标不侵权案例开了先河，其影响和意义可谓深远。

大海捞针寻找证据终获全面胜诉——美国贺曼公司与某公司商标争议案和商标侵权案

美国贺曼公司（Hallmark Cards, Inc.）创立于1910年，是深受消费者青睐的贺卡和礼品品牌，其中文商标为“贺曼”。90年代初其授权香港某公司在中国经营开拓市场，后由于各种分歧而分道扬镳，但该被授权经营的公司一直未对“贺曼”商标在中国进行商标注册。2005年左右，一家公司在北京将贺曼公司举报到工商部门，贺曼公司货物全被查扣，且对方在上海对上海贺曼公司提起了民事诉讼。一边是工商行政查处，一边是被提起民事诉讼，而贺曼公司也没有就中文商标在我国进行任何商标注册。案件若败诉，贺曼公司所有货物将被扣押或销毁，损失可想而知。问题非常棘手，公司高层几乎无计可施，他们找到顿明月律师。顿明月律师在详细了解案情后，判断唯有找出贺曼公司已经在我国经营多年且具有十分证明力的证据，证明起诉方是恶意抢注了“贺曼”商标，提起对方商标无效之诉，方能取得案件的最终胜诉。但因代理商与贺曼公司已经反目，我方只能自己寻找证据。而贺曼公司提交的证据都是公司内部宣传品，不是公开的出版物，基本上没有任何证明力。在研究贺曼公司相关材料时顿明月律师发现贺曼公司在90年代中期举办过一次公开的评奖活动，当时有权威媒体报道。然而，90年代媒体报道，已经过去10多年，再去查找，谈何容易？这不是在大海捞针吗！但这是唯一的出路，顿明月律师到国家图书馆连续数日泡在图书馆里翻阅各种报纸。功夫不负有心人，终于在《新民晚报》中找到当时贺曼公司举办竞赛活动的报道，并提交法庭和商评委，最终商评委将对方恶意注册的商标撤销。此案又经过北京市一中院和北京市高院的审理，经过近3年的努力，最终贺曼公司成功撤销对方的商标注册。对方也被迫撤回在上海的诉讼。顿明月律师大海捞针寻找到有力证据才化解了贺曼公司的重大危机。

知识产权纠纷案件中诉讼、谈判的道与术——宾夕法尼亚大学某商学院商标、域名被抢注案

宾夕法尼亚大学某商学院位于费城，创立于1881年，是美国第一所大学商学院，也是世界最著名的商学院之一。当该商学院欲在我国开设分支机构时，却发现其中英文名称、域名等已经被北京的一家教育培训机构抢注，且已经注册了近10年。该培训机构的名称也使用了和商学院相同的名称。在与该培训机构接触、谈判数次均无果，咨询数家律所也均表示回天乏术，该商学院最后找到了顿明月律师寻求法律帮助。如果起诉商标侵权，但对方已经注册了近10年，绝无可能有任何突破。经过认真研究后，顿明月律师提出一个开创性的想法，即起诉对方不正当竞争。其实起诉只是一种策略和战术，主要目的是迫使对方回到谈判桌，在被诉的压力下能够同意将商标和域名转让给宾夕法尼亚大学。在案件的进行过程中，对方终于不胜压力，在法院的主持和协调下，同意变更企业名称，并且将商标注册、域名注册等所有权利转让给宾夕法尼亚大学。委托人拿到了名称权、商标权、域名权等所有权益，终于可以在中国开展招生业务了。

后记

采访即将结束，笔者问及顿明月律师对青年一代律师有何建言，对未来有何规划和愿景时，顿明月律师略思忖道：我觉得人生还是要坚持，人生没有一步是白走的，每一步都是积累，年轻人只要在一个行业里一直努力并坚持做下去，一定会成为这个行业的精英，金钱和荣誉也会随之而来。

我们大成所下一步就是要做好梯队建设，培养更多青年人才为企业服务。同时，我们还要肩负起律师的社会责任，用行动推动我国知识产权保护工作的进展，为国家知识产权法制建设贡献自己的绵薄之力。

注：

本文主标题来自《题神力师院》

唐:李颀

原文：

大师神杰貌，五岳森禅房。坚持日月珠，豁见沧江长。

随病拔诸苦，致身如法王。阶庭药草遍，饭食天花香。

树色向高阁，昼阴横半墙。每闻第一义，心净琉璃光。